L’ordonnance 2019-1169 du 13 novembre 2019, publiée au JO du 14 novembre 2019, poursuit un double objectif de transposition en droit interne de la directive « Paquet marques » de 2015 et de comptabilité de la législation française avec le règlement sur la marque de l’Union européenne de 2017.
L’ordonnance 2019-1169 modifie significativement de nombreuses dispositions du code de la propriété intellectuelle :
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Concernant les signes susceptibles de constituer une marque :
La marque de produits ou de services est définie comme un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales.
En supprimant l’exigence de représentation graphique, des signes non traditionnels (marques sonores, marques de mouvement…), pouvant être représentés par des nouveaux moyens techniques (fichiers audio, vidéo…), pourront être déposés, sous réserve puisqu’ils puissent être représenté dans le registre national des marques de manière à permettre à toute personne de déterminer précisément et clairement l’objet de la protection conférée.
Toutefois, l’exigence autonome de distinctivité est consacrée et l’exclusion de la protection est élargie aux signes constitués entièrement par la forme, imposée par la nature, nécessaire à l’obtention d’un résultat technique, lui conférant une valeur substantielle, ou par une autre caractéristique du produit afin que l’application du droit des marques ne permette pas de contourner les règles propres aux brevets, aux œuvres de l’esprit ou aux dessins et modèles tenant notamment à la durée légale de protection.
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Concernant les taxes de dépôt :
La volonté de réduire le coût des dépôts visant une seule classe et d’assurer une plus grande disponibilité des signes entraine la suppression du forfait de taxes pour les trois premières classes et la mise en place d’un système de taxe par classe, dès la première.
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Concernant la procédure d’opposition :
Jusqu’à présent réservée aux titulaires de marques antérieures ou aux bénéficiaires d’un droit exclusif d’exploitation, aux collectivités territoriales et aux personnes habilitées à défendre des indications géographiques, l’opposition pourra désormais être engagée sur le fondement d’une dénomination sociale, d’un nom commercial, d’un nom de domaine, d’une enseigne ou du nom d’une entité publique (EPCI ou bénéficiaires du droit d’alerte prévu par la loi du 17 mars 2014).
La procédure d’opposition pourra être engagée sur le fondement d’un ou plusieurs droits antérieurs, et de nature différente, sous forme d’une « déclaration d’opposition » avec la possibilité de produire le mémoire complet dans le mois suivant.
Néanmoins, l’opposition sera rejetée lorsque le l’opposant ne sera pas en mesure de justifier d’un usage sérieux de sa marque antérieure invoquée ou établir de justes motifs de non-usage, pour chacun des produits ou services invoqués au soutien de son demande.
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Concernant les droits conférés par la marque :
L’atteinte à une marque jouissant d’une renommée, y compris au-delà du principe de spécialité, est à présent sanctionnée au titre de la contrefaçon. Seule la protection de la marque notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la CUP reste assurée par une action en responsabilité civile.
L’ordonnance renforce également la lutte contre la contrefaçon par le rétablissement du contrôle douanier des marchandises en transit, par la sanction des actes préparatoires à la contrefaçon et de la publicité comparative illicite.
Elle réorganise les limites aux droits conférés par la marque, afin de faciliter la coexistence entre les droits du titulaire de la marque et l’usage loyal de signes par des tiers, comme l’usage par une personne physique de son nom de famille ou de son adresse, l’usage d’éléments non distinctifs ou l’usage local d’un nom commercial, d’une enseigne ou d’un nom de domaine, s’il a commencé avant l’enregistrement de la marque dans les limites du territoire où ils sont reconnus. En outre, le titulaire ne peut pas s’opposer à l’usage de la marque pour désigner ou mentionner des produits ou services comme étant ceux du titulaire de cette marque, en particulier lorsque cet usage est nécessaire pour indiquer la destination du produit ou service, en tant qu’accessoire ou pièce détachée. Cependant, l’usage pourra toujours être considéré comme non conforme aux usages loyaux du commerce.
L’ordonnance énonce de nouvelles fins de non-recevoir de l’action en contrefaçon. Cette action sera en particulier déclarée irrecevable si le demandeur ne prouve pas un usage sérieux de sa marque pendant une période ininterrompue de cinq ans précédant la date à laquelle la demande en contrefaçon a été formée, ou s’il est établi qu’il a toléré pendant cette même période l’usage de la marque postérieure. Par ailleurs, le déclarant ou le détenteur des marchandises en transit soupçonnées de contrefaçon pourra se défendre en établissant que le titulaire de la marque enregistrée ne peut interdire leur commercialisation dans le pays de destination finale.
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Concernant les marques de garantie et les marques collectives :
La marque collective de certification disparait au profit de la marque de garantie pour éviter toute confusion avec la notion française de certification. Son régime est proche de la marque de certification de l’Union européenne, quant aux motifs de nullité et de déchéance.
La marque collective est alignée sur la marque collective de l’Union européenne, à l’exception de la dérogation à l’exigence de distinctivité des signes susceptibles de désigner, dans le commerce, la provenance géographique des produits et services.
Le contenu du règlement d’usage, tant de la marque de garantie que de la marque collective, devant être fourni au jour du dépôt de la marque en cause sera précisé par décret en Conseil d’Etat.
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Concernant les actions en nullité et en déchéance :
L’ordonnance prévoit que la déclaration de nullité ou de déchéance d’une marque peut intervenir désormais non seulement par décision de justice de l’un des tribunaux de grande instance limitativement compétents, mais également par décision du directeur de l’INPI valant titre exécutoire.
L’instauration de procédures administratives en nullité ou en déchéance répond au souhait de déjudiciariser une partie de ce contentieux et d’apurer le registre national. Pour éviter les abus, le directeur de l’INPI pourra mettre tout ou partie des frais exposés par la partie gagnante dans la limite d’un barème défini par arrêté ministériel.
L’action en nullité est strictement encadrée et sera déclarée irrecevable lorsque la marque antérieure n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans à la fois précédant la demande en nullité et le dépôt de la marque contestée : cette règle du « double usage » a vocation à sécuriser la situation du déposant, qui au jour du dépôt, avait pu constater l’existence de droits antérieurs inexploités. La demande en nullité sera aussi irrecevable lorsque la marque antérieure n’est pas valable (par ex, absence de caractère distinctif) ou n’est pas opposable au jour du dépôt de la seconde marque (par ex, la renommée ou le caractère distinctif n’avait encore été acquis). La partie dont la marque est arguée de nullité pour défaut de caractère distinctif pourra par ailleurs se défendre en démontrant que sa marque a acquis un tel caractère préalablement à la demande en nullité.
L’action en déchéance est ouverte, devant l’INPI, à toute personne sans avoir à justifier d’un intérêt à agir, contrairement à ce que l’article 31 du CPC requiert en matière de contentieux judiciaire de la déchéance de marque.
L’ordonnance édicte aussi des règles de répartition de compétences entre l’INPI et les juridictions s’agissant des demandes en nullité ou en déchéance de marques.
Ainsi, l’INPI est seul compétent pour statuer sur ces demandes formées à titre principal lorsqu'elles sont exclusivement fondées sur :
- tous les motifs absolus ;
- les motifs relatifs liés aux signes distinctifs (marque antérieure, dénomination sociale, nom commercial, enseigne, nom de domaine, nom d'une entité publique) et aux signes territoriaux (nom des collectivités territoriales et des EPCI, appellations d'origine et indications géographiques) ;
- tous les motifs de déchéance.
Les tribunaux de grande instance seront seuls compétents pour connaître :
- des demandes en nullité fondées sur une atteinte à un droit antérieur tel qu'un droit d'auteur, un dessin ou modèle ou un droit de la personnalité ;
- des demandes reconventionnelles en nullité ou en déchéance en l'absence de toute saisine antérieure de l'INPI, quel que soit le motif invoqué ;
- de toute demande en nullité ou en déchéance, quel que soit le motif invoqué, lorsqu'une telle demande est connexe à toute autre action relevant de la compétence du tribunal (comme par exemple une action en contrefaçon, en concurrence déloyale ou en responsabilité contractuelle) ou lorsque des mesures probatoires, provisoires ou conservatoires ont été ordonnées afin de faire cesser une atteinte à un droit de marque et sont en cours d'exécution avant l'engagement d'une action au fond.
Il est à noter que les recours contre les décisions du directeur de l’INPI statuant en matière de nullité et de déchéance (mais pas en matière d’opposition) sont dévolutifs de sorte que sera déféré à la Cour d’appel l’entier litige, les parties pouvant produire de nouvelles pièces et soulever des moyens nouveaux.
L'ordonnance n° 2019-1169 entrera en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour son application et au plus tard le 15 décembre 2019. Les dispositions relatives à la procédure administrative de nullité et de déchéance entreront, quant à elles, en vigueur le 1er avril 2020.
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