Retour sur la protection de la marque tridimensionnelle Rubik’s

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L’arrêt rendu par le Tribunal de l’Union européenne le 24 novembre 2019 sonne la fin d’un litige européen de plus de 10 ans (TUE, 24 oct. 2019, Rubik’s Brand/EUIPO, T-601/17).

Enregistrée en 1999, la marque tridimensionnelle représentant les différentes faces du célèbre Rubik’s Cube pour des « puzzles en trois dimensions » a fait l’objet en 2006 d’une demande d’annulation formée par la société Simba Toys au motif qu’elle comportait une solution technique consistant dans sa capacité de rotation, une telle solution ne pouvant être protégée qu’au titre du brevet.

Le recours était notamment fondé sur l’article 7 paragraphe 1 sous e), ii) du règlement 40/94 sur la marque de l’Union européenne, (aujourd’hui article7 paragraphe 1 sous e), ii) du règlement 2017/1001) qui précise que « Sont refusées à l’enregistrement […] les signes constitués exclusivement par la forme, ou une autre caractéristique du produit, nécessaire à l’obtention d’un résultat technique ».

Après le rejet de sa demande par l’EUIPO, Simba Toys a saisi le Tribunal qui l’a débouté par arrêt du 25 novembre 2015 considérant que la solution technique caractérisant le Rubik’s Cube ne résultait pas de cette forme mais d’un mécanisme interne et invisible qu’il n’était pas nécessaire de prendre en compte (TUE, 25 nov. 2014, Simba Toys/OHMI – Seven Tows, T-450/09).

Cet arrêt, ainsi que la décision de l’EUIPO, ont été annulés par la Cour de Justice de l’Union européenne selon arrêt du 10 novembre 2016 (CJUE, 10 nov. 2016, Simba Toys/EUIPO, C-30/15). Il découle de cet arrêt que l’autorité compétente pour apprécier l’interdiction de l’article 7, paragraphe 1 sous e), ii) implique un examen en deux temps :

a. identifier les caractéristiques essentielles du signe en cause ;

b. vérifier si ces caractéristiques répondent toutes à la fonction technique du produit en cause au regard d’un examen approfondi à la fois de la représentation graphique de la marque mais également d’éléments complémentaires (y compris non visibles du produit représenté par la forme, et donc sa capacité de rotation).

Tirant les leçons de cet arrêt, la première chambre des recours de l’EUIPO a prononcé après renvoi l’annulation de la marque tridimensionnelle le 19 juin 2017 (EUIPO, 19 juin 2017, Simba Toys/Rubik’s Brand Limited, R 452/2017-1).

L’EUIPO a identifié trois caractéristiques essentielles de la marque : « la forme globale du cube », « les lignes noires et les petits carrés sur chaque face du cube » ainsi que « les différentes couleurs des six faces du cube ». L’Office a considéré que ces trois caractéristiques étaient nécessaires à l’obtention du résultat technique issu de l’opération consistant à « faire pivoter selon un axe, verticalement et horizontalement, des rangées de cubes plus petits de différentes couleurs faisant partie d’un cube plus grand, jusqu’à ce que les neufs carrés de chaque face de ce cube soient de la même couleur ».

Rubik’s Brand Ltd a attaqué cette décision devant le Tribunal de l’Union européenne qui s’est prononcé le 24 octobre 2019 (TUE, 24 oct. 2019, Rubik’s Brand/EUIPO, T-601/17).

Le Tribunal constate tout d’abord l’erreur d’appréciation dont a fait preuve l’EUIPO dans sa décision quant à l’identification des caractéristiques essentielles de la marque, c’est-à-dire des « éléments les plus important du signe » (§47). En effet, selon lui, les « différentes couleurs sur les six faces du cube » ne constituent pas une caractéristique essentielle puisque, ni l’analyse visuelle du signe, ni sa description ne permettent d’identifier avec suffisamment de précision l’existence de différences de couleur sur les six faces du cube.

Dès lors, les seuls éléments caractéristiques du signe à prendre en compte sont « la forme globale du cube » et « les lignes noires et petits carrés sur chaque face du cube ».

Ensuite, le Tribunal confirme la définition du résultat technique adoptée par l’EUIPO à savoir « faire pivoter selon un axe, verticalement et horizontalement, des rangées de cubes plus petits de différentes couleurs faisant partie d’un cube plus grand, jusqu’à ce que les neufs carrés de chaque face de ce cube soient de la même couleur ». Afin de déterminer si le signe rentre dans les conditions prévues à l’article 7, elle examine chacune des caractéristiques au regard du produit concret concerné et du résultat technique recherché, comme le préconise la jurisprudence de la CJUE.

Le Tribunal considère que le fait que la capacité de rotation des bandes verticales et horizontales ne soit pas visible sur la représentation graphique de la marque n’exclut pas que l’EUIPO puisse en tenir compte dans le cadre de son analyse de la fonctionnalité étant donné qu’elle se déduit aisément des deux caractéristiques essentielles identifiées par l’EUIPO.

Il conclut que « dès lors que les deux caractéristiques de la marque contestée qui ont été correctement qualifiées d’essentielles par la chambre de recours, […] sont nécessaires à l’obtention du résultat technique recherché par le produit concert concerné ». Le recours est rejeté et la décision de la chambre des recours de l’EUIPO confirmée.

Cet arrêt s’inscrit dans la continuité des jurisprudences de la CJUE relatives à la protection de la marque tridimensionnelle, comme le rappellent les différentes références aux arrêts Philips et Lego (CJUE, 18 juin 2002, Philips, C-299/99 – CJUE, 14 septembre 2010, Lego Juris/OHMI) et démontre encore une fois les difficultés de la matière.

En effet, comme le rappelle le tribunal, l’article 7 paragraphe 1 sous e), ii) « vise à empêcher que le droit des marques aboutisse à conférer à une entreprise un monopole sur des solutions techniques ou des caractéristiques utilitaires d’un produit » (§43). Dans ses conclusions pour l’arrêt du 16 novembre 2016 (C-30/15), l’avocat général, M. Maciej Szpunar, énonçait bien que l’enregistrement d’un signe constitué par la forme d’un produit qui ne fait qu’exprimer une fonction technique ne peut être enregistré à titre de marque car limitant la possibilité pour les concurrents de mettre sur le marché des formes de produits qui incorporent la même technique. Une telle solution technique devrait être protégée par un brevet, droit de propriété intellectuelle limité dans le temps et tout enregistrement à titre de marque serait un détournement de la finalité de ce droit. Précisons que l’inventeur du Rubik’s Cube, M. Ernö Rubik, avait déposé un brevet en 1975 pour protéger son invention, aujourd’hui tombée dans le domaine public.

La question se pose de la réception de cette décision par la jurisprudence française qui s’est déjà penchée sur la validité de la marque tridimensionnelle française Rubik’s Cube à plusieurs reprises. La position des juges du fond diverge puisque tandis que les juridictions parisiennes ont déjà conclu en faveur de la protection de la marque tridimensionnelle (CA Paris, 7 avril 2006, n°04/20906 – TGI Paris, 6 juillet 2012, n°11/00091), le Tribunal de grande instance et la Cour d’appel d’Angers l’ont rejeté (TGI Angers, 10/05/2013, n°1248/2013 - CA Angers, 09/10/2014). Cette position a cependant été censurée par la Cour de cassation, à la lumière de l’arrêt initial rendu dans notre affaire par le Tribunal de l’Union européenne le 25 novembre 2014 (Crim, 23 mars 2016, n°14-87.494) au motif que la Cour d’appel n’avait pas précisé « en quoi les caractéristiques du signe tridimensionnel sont imposées par la nature et la fonction d’un puzzle en trois dimensions ».

L’affaire a été renvoyée devant la Cour d’appel de Paris qui ne s’est pas encore prononcée à notre connaissance mais dont la motivation risque d’être fortement inspirée des dernières décisions en date rendues au niveau européen.

Les auteurs: Alexandra Le Corroncq, Avocat associé et OSMOSE Avocats